Procedura opozitiei in dreptul national si dreptul comunitar

Procedura de înregistrare pe cale nationala a unei marci parcurge urmatoarele etape: depunerea cererii, examinarea formala, examinarea de fond, publicarea marcii, depunerea opozitiei, notificarea opozitiei catre solicitant, eventuala corespondenta purtata cu partile, examinarea opozitiei, decizia Comisiei, comunicarea deciziei, (contestatia formulata-tribunal), înregistrarea marcii / respingerea marcii .Art.23 al Legii nr.84/1998 privind marcile si indicatiile geografice stipuleaza ca: „în termen de 3 luni de la data publicarii marcii, titularul unei marci anterioare sau al unei marci notorii, precum si titularul unui drept anterior cu privire la imaginea sau numele patronimic, la o indicatie geografica protejata, un desen sau model industrial protejat sau un drept de autor, precum si orice alta persoana interesata poate face opozitie la OSIM cu privire la marca publicata; opozitiile trebuie”.

Prin urmare, legea româna defineste opozitia drept un mijloc administrativ (cale de atac ”administrativa”) acordat tertilor (persoane interesate), în momentul publicarii marcii (dar fara a se depasi termenul legal de 3 luni), carora li se da posibilitatea de a opune drepturi anterior dobândite daca apreciaza ca se aduce o atingere a drepturilor personale prin înregistrarea marcii publicate.Astfel, legea marcilor si indicatiilor geografice permite persoanelor interesate ca in termen de 3 luni de la data publicarii unei marci sa se poata opune motivat la inregistrarea respectivei marci. Persoana interesata este in conceptia legii 84/1998 atat titularul unei marci inregistrate anterior dar si orice persoana care considera ca ii este incalcat dreptul la imagine sau numele patronimic, detinatorii dreptului de utilizare a unor indicatii geografice protejate in Romania, titularii certificatelor de inregistrare a desenelor sau modelelor industriale, autorii creatiilor artistice sau literare si de asemenea, titularii oricaror altor drepturi anterioare de proprietate industriala care considera ca prin inregistrarea marcii li se incalca drepturi anterior dobandite.

Opozitia trebuie sa fie formulata în scris si cu plata taxei prevazute de lege.

Oficiul de Stat pentru inventii si Marci va notifica solicitantului opozitia formulata, solicitantul beneficiind de un termen de 3 luni de la comunicare pentru a-si prezenta punctul de vedere cu privire la opozitie.

Opozitia se va solutiona de catre o comisie de examinare opozitii din cadrul departamentului marci al Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, formata din trei specialisti, dintre care unul este examinatorul care a intocmit raportul de examinare al marcii.

Reaua credinta la inregistrarea unei marci poate fi invocata doar in cadrul procedurilor in instanta, comisia de examinare opozitii neavand competente in acest sens. Ca o exceptie de la aceasta regula, comisia de examinare opozitii este competenta sa solutioneze opozitiile formulate de titularul unei marci cand inregistrarea marcii este ceruta de mandatarul titularului marcii in nume propriu si fara consimtamantul titularului.

Decizia comisiei de examinare opozitii poate fi contestata in termen de 3 luni de la comunicare. Deciziile ramase definitive care modifica intinderea protectiei cum ar fi respimgerea marcii la inregistrare sau limitarea listei de produse sau servicii se va publica in Buletinul Oficial de Proprietate industriala.

Art.42 din Regulamentul (CE) nr.40/94 al Consiliului din 20.12.1993 privind marca comunitara de comert dispune ca: „Se poate formula o opozitie la înregistrarea marcii în termen de trei luni de la publicarea cererii de marca comunitara, pe motivul ca marcii ar trebui sa i se refuze înregistrarea în temeiul art.8:(a) în cazurile prevazute în art.8 alin. (1) si (5), de catre titularii marcilor anterioare mentionati în art. 8 alin. (2), precum si de catre licentiatii abilitati de catre titularii acestor marci;

(b) în cazurile prevazute în art.8 alin. ( 3 ), de catre titularii de marci mentionati în prezenta dispozitie;

(c) în cazurile prevazute în art.8 alin. ( 4 ), de catre titularii marcilor sau semnelor anterioare mentionati în aceasta dispozitie, precum si de persoanele autorizate, în temeiul dreptului national aplicabil, sa exercite aceste drepturi.

Opozitia trebuie formulata în scris si trebuie motivata. Nu se considera ca formulata decât dupa achitarea taxei de contestare. Pâna la un termen acordat de Birou, opozantul poate prezenta fapte, probe si observatii.”În principal, aceste doua sisteme sunt similare, dar exista anumite particularitati ale sistemului comunitar.

În momentul aderarii Românie la UE ( 1 ianuarie 2007?), în ceea ce priveste procedura de opozitie, se vor creea urmatoarele situatii:

• în România la OSIM, orice persoana interesata va putea depune o opozitie invocând ca drept anterior si o marca comunitara (bineînteles cu respectarea prevederilor art.23 din Legea nr.84/1998 atâta timp cât acesta va fi actul normativ în vigoare la acea data);

• la Alicante ( Spania) , la OHIM, persoane fizice / juridice din România (dar, doar prin mandatari autorizati- recunoscuti de OHIM, pot depune opozitii invocând ca drept anterior o marca nationala Important de retinut este faptul ca opozitia formulata împotriva unei marci comunitare nu va putea fi depusa la OSIM (acesta nefiind abilitat de a examina astfel de opozitii) ci doar la OHIM in Alicante, Spania.

Legislatia comunitara prevede urmatorii pasi specifici procedurii de înregistrare care sunt stabiliti în cadrul sistemului de înregistrare a marcii comunitare: depunerea cererii, examinarea formala si din punct de vedere al motivelor absolute de refuz, publicarea cererii, depunerea opozitiei si/sau formularea observatiilor, examinarea formala a opozitiei, notificarea opozitiei catre solicitant, cooling-off period, începerea procedurii de examinare a opozitiei, examinarea de fond a opozitiei, decizia Comisiei, comunicarea deciziei catre parti,  (contestatia).Temeiul juridic în baza caruia se desfasoara procedura de opozitie la OSIM se regaseste în prevederile art.5 (motive absolute de refuz), art.6 (motive relative de refuz), art.20 (invocarea notorietatii) si art.23, 24 si 25 (procedura de opozitie), precum si în dispozitiile Regulii 15 (drepturi anterioare opozabile), Regulii 16 (dovezi necesare pentru demonstrarea notorietatii) si Regula 19 (aspecte speciale instituite pentru desfasurarea procedurii de opozitie).

Ca si în cazul în care se invoca ca drept anterior opozabil o marca nationala, în cazul în care se invoca o marca comunitara este necesar ca opozitia sa respecte termenul legal de depunere (3 luni de la publicarea marcii examinate în BOPI- Sectiunea Marci), dreptul opus (marca comunitara) sa fie anterior (sa aiba ca data de începere a protectiei o data anterioara datei depozitului national reglementar al marcii examinate), sa existe o identitate /similaritate între marcile aflate în discutie, sa existe o identitate /similaritate între produsele/serviciile sub care se comercializeaza marcile, sa existe posibilitatea evidentierii unui risc de confuzie si/sau unui risc de asociere, iar în cazul în care se invoca notorietatea marcii opuse este necesar sa se depuna documente care sa ateste legatura dintre marca examinata si oponent si faptul ca folosirea acestei marci este de natura sa evidentieze un risc de producere de daune oponentului.

Daca se formuleaza o opozitie împotriva unei marci comunitare, Regulamentul (CE) nr.40/94, în art.42 (opozitia) si art.43 (examinarea opozitiei) instituie procedura de opozitie în sistemul marcii comunitare, în Titul II- Procedura de opozitie si dovadafolosirii (Regulile 15-22) din Commision Regulation (EC) nr.2869/95 prevede reglementari referitoare la continutul unei opozitii, la faptele, documentele si argumentele prezentate în sustinerea unei opozitii, la limba folosita si procedura de opozitie, la respingerea unei cereri de opozitie ca neadmisibila, la începerea procedurii de opozitie, la examinarea procedurii, la situatia multiplelor opozitii si la dovada folosirii dreptului anterior opus.

Este de mentionat de asemenea ca OHIM a elaborat un ”Ghid referitor la procedurile desfasurate la OHIM”, partea C a acestui ghid referindu-se la ”Procedura opozitiei” continând 4 capitole principale, respectiv :

Cap 1- Reguli generale folosite în procedura de opozitie,

Cap.2- Admisibilitatea opozitiei,

Cap.3- Examinarea opozitiei si

Cap.4- Situatii speciale întâlnite în procedura.

Acest ghid prezinta si scrisorile (notificarile) ce vor trebui elaborate de examinatorii OHIM la procedura de opozitie. Spre deosebire de procedura prevazuta de legislatia româna, Regula 18 (Respingerea cererii de opozitie ca inadmisibila ) prezinta anumite avantaje în desfasurarea opozitiei dorind ca aceasta sa fie facuta în limitele ”bunului simt” si într-un mod serios fara a reprezenta o ”sicana” facuta de un potential concurent pe piata (deloc întâmplator a ales UE ca denumire a institutiei abilitate cu înregistrarea marcii comunitare denumirea de ”Oficiul pentru armonizarea în Piata Interna”, UE este în fapt o mare piata, iar drepturile dobândite pentru înregistrare se apara ”în piata” prin folosire – cu alte cuvinte ”piata sa vorbeasca” ).

Este adevarat ca si Legea nr.84/1998 prevede ca daca taxele pentru examinarea opozitiei nu au fost achitate (o data cu depunerea opozitiei), se considera ca opozitia nu a fost depusa. În cazul legislatiei comunitare se prevede ca daca taxele pentru examinarea opozitiei nu au fost platite în perioada de opozitie, opozitia va fi considerata ca nu a fost depusa, iar daca taxele au fost achitate ulterior termenului legal pentru depunerea opozitiei, aceste taxe vor fi returnate oponentului.

În practica OSIM s-a instituit drept cutuma faptul ca: în cazul în care o opozitie desi depusa în termenul legal prevazut nu este însotita de taxa de examinare achitata în momentul depunerii, în cazul în care oponentul face dovada depunerii taxei de opozitie în termenul legal de formulare a opozitiei ”3 luni” , se considera ca opozitia a fost depusa la data dovezii achitarii taxei de examinare a opozitiei.

Deasemenea OHIM poate notifica oponentul în vederea depunerii completarilor necesare (dispozitie regasita si în Regula 19 pct. 7 din HG nr.833/1998), deosebirea dintre cele doua sisteme fiind urmatoarea: în timp ce OHIM va respinge ca inadmisibila cererea de opozitie daca în termen de 2 luni oponentul nu remediaza deficientele sesizate, OSIM judeca opozitia pe baza actelor existente la dosar, deci solicitantul este notificat si înstiintat de opozitia formulata, în timp ce în cazul sistemului comunitarsolicitantul cererii are cunostiinta de faptul doar ca s-a formulat o opozitie împotriva cererii sale care a fost respinsa ca inadmisibila.

Prin urmare, în cazul în care se formuleaza a opozitiei cu privire la o marca comunitara se evidentiaza în general aceleasi principii ca cele întâlnite în sistemul român: termen de 3 luni de la publicarea cererii, anterioritatea dreptului opus, utilizarea dreptului invocat si/sau atingerea caracterului distinctiv/reputatiei unei marci anterioare opuse (marca notorie- marca de renume).

Odata cu publicarea opozitiei, legea ofera persoanelor interesate posibilitatea de a formula o opozitie în termen de 3 luni de la data publicarii. În cazul în care acest termen s-a scurs fara formularea nici unei opozitii, marca va fi înregistrata.Daca s-a formulat o opozitie în termenul legal, OHIM în cazul în care constata ca exista anumite iregularitati legate de cerere (dar în nici un caz iregularitati ca: neplata opozitiei, nedesemnarea marcii împotriva careia se formuleaza opozitia), poate cere remedierea acestora, dar este necesar ca oponentul sa se conformeze într-un termen de maxim 2 luni pentru ca în caz contrar, opozitia va fi respinsa.

Dupa remedierea iregularitatilor sesizate, OHIM va notifica opozitia formulata solicitantului acordându-i-se acestuia o perioada de raspuns. Si în perioada aceasta de desfasurare a procedurii, OHIM poate notifica oponentul în vederea depunerii de documente în sustinerea opozitiei dar cu conditia ca toate actele, dovezile si argumentele prezentate de oponent va fi comunicat solicitantului.

De asemenea observatiile facute de solicitant cu privire la opozitia formulata vor fi comunicate catre oponent, OHIM având dreptul de ”mediator- corespondent” între cele doua parti aflate în litigiu. Daca solicitantul alege ca mod de solutionare al acestui conflict limitarea listei de produse/servicii, aceasta limitare va fi comunicata oponentului care va avea posibilitatea sa fie de acord cu aceasta limitare si prin urmare, sa-si retraga opozitia sau pur si simplu sa considere ca drepturile sale sunt în continuare încalcate si sa doreasca o solutie data de Comisia de examinare a opozitiilor

Dovada folosirii dreptului anterior opus este un mijloc de aparare acordat solicitantului, posibilitate prevazuta si de Regula 19 pct.8
din HG nr.833/1998. Dovada folosirii poate fi ceruta în principiu, în orice moment al procedurii dar preferabil odata cu raspunsul la opozitia formulata si nu mai târziu de data închiderii corespondentei între parti (momentul din care Comisia decide sa analizeze opozitia pe baza documentelor existente la dosar). Dovada folosirii poate fi ceruta doar de solicitant si numai atunci când sunt opuse marci înregistrate (comunitar, national, international).Dovada folosirii ca si în cazul legislatiei române este ceruta în cursul unei perioade de 5 ani anterioara datei de publicare a CTM
pentru produse si servicii pentru care marca opusa a fost înregistrata. Raspunsul pe care oponentul îl poate da la aceasta notificare a
solicitantului poate fi:

• fie depune dovezi care atesta utilizarea marcii opuse doar pentru anumite produse/servicii pentru care a fost înregistrata, opozitia urmând a fi examinata numai în ceea ce priveste aceste produse/servicii;

• fie depune dovezi care atesta ca din motive întemeiate a fost în imposibilitatea de a utiliza marca, -fie nu depune nici o dovada.

Prin urmare, se pot evidentia pentru oponent doua categorii de sanctiuni:

• o sanctiune partiala în cazul în care depune dovezi numai pentru anumite produse/servicii – pentru acestea Comisia va examina opozitia, pentru celelalte opozitia va fi considerata respinsa;

• o sanctiune totala în cazul în care nu depune nici o dovada sau dovezile nu respecta conditiile legale si prin urmare, opozitia va fi considerata respinsa.

În ceea ce priveste examinarea riscului de confuzie precum si a riscului de asociere ce se poate evidentia în cazul unui conflict dintre marci aflate în procedura de opozitie, practica europeana (data fiind multitudinea sistemelor juridice existente în UE – sistemul anglo-saxon, sistemul german si sistemul latin) foloseste jurisprudenta ca „ustensila” în examinarea opozitiilor, jurisprudenta fiind citata în majoritatea deciziilor Comisiei de opozitii.Curtea Europeana de Justitie prin solutiile pe care le-a dat într-un numar de patru cazuri celebre a instituit principii de baza în examinarea riscului de confuzie si a riscului de asociere. Aceste cazuri sunt: C- 251/95/11.11.1997 SABEL BV vs PUMA (denumit si cazul ”Sabel”); C- 39/97/29.09.1998 CANNON KABUSCHIKI KAISHA vs MGM INC (cazul „Cannon”); C- 342/97/22.06.1999 LLOYD CHUHFABRIK MEYER vs KLIJSEN (denumit si cazul „Lloyd”) ; C- 425/98/22.06.2000 MARCA MODE CV vs ADIDAS AG (cazul „Marca Mode”).

Acest caz a avut ca parti: compania daneza SABEL BV si firma germana PUMA AG cu privire la înregistrarea marcii internationale 540894 cu desemnare si în Germania pentru clasele de produse 14,18,25 si 26, Compania PUMA opunându-se la aceasta înregistrare în baza unei marci figurative anterioare înregistrate pentru clasa de produse 18. Acest caz este un caz de referinta deoarece Curtea Europeana de Justitie s-a pronuntat si a instituit principii care stau la baza examinarii riscului de confuzie între marci aflate în conflict.Prin urmare, Curtea apreciaza ca riscul de confuzie trebuie apreciat global, tinând cont de toti factorii relevanti în examinarea circumstantelor cazului. Aprecierea similaritatii vizuale, fonetice si semantice a marcilor aflate în conflict trebuie sa se bazeze pe impresia generala oferita de aceste marci, ramasa în mintea consumatorului, iar în particular, pe elementele distinctive si dominante.

Curtea interpreteaza urmatoarea sintagma din art.4 (1) (b) din Regulamentul CE 40/94 (Directiva): ”daca exista un risc de confuzie pentru o parte din public” în sensul ca perceptia marcilor în mintea consumatorului mediu joaca un rol decisiv în aprecierea globala a riscului de confuzie; consumatorul mediu percepe marca în mod normal în ansamblul ei, ca un întreg, fara a analiza variatele detalii ale acestora.

Deasemenea Curtea apreciaza ca, cu cât este mai distinctiva marca anterioara cu atât mai mare este riscul de confuzie. Iata de ce nu este imposibil chiar ca similaritatea conceptuala rezultata din faptul ca doua marci care folosesc imagini continând analogii semantice sa creeze un risc de confuzie daca marca anterioara are un caracter distinctiv sau când aceasta se bucura de un renume în rândul consumatorilor; însa, nu este cazul atunci când marca anterioara nu este în mod special cunoscuta de consumatori sau este constituita din elemente cu un grad mic de continut imaginativ (nu sugereaza nimic din punct de vedere conceptual). 

Atunci când cazul „Cannon” aflat pe rolul Curtii Europene de Justitie, aceasta s-a pronuntat în sedinta din 29.09.1998, caz ce a avut ca parti firma CANON KABUAHIKI KAISHA din Japonia si compania americana METRO-GOLDWYN -MAYER INC. si ca obiect cererea facuta de MGM depusa în Germania în 1986 pentru marca verbala CANON pentru urmatoarele produse si servicii: „filme înregistrate pe casete video, producerea , distribuirea si proiectia de filme pentru cinema si TV”. CANON KABUSHIKI KAISHA a depus o opozitie la Oficiul German în baza marcii anterioare CANNON înregistrata în Germania pentru „camere de filmat si proiectare, dispozitive pentru filmat si înregistrare TV, dispozitive pentru retransmiterea TV, dispozitive pentru receptare si reproducere TV, incluzînd casete si discuri”.

În aprecierea Curtii Europene de Justitie în acest caz riscul de confuzie s-a instituit ca trebuie analizat prin evaluarea globala a interdependentei dintre factorii relevanti si similaritatea dintre marci si dintre produsele/serviciile comercializate sub aceste marci. Prin urmare, un grad mai mic de similaritate dintre produse/servicii poate fi compensat de un grad mai mare de similaritate dintre marci si vice versa.Totusi cu cât marca anterioara este mai distinctiva cu atât gradul de confuzie este mai mare, înregistrarea unei marci poate fi respinsa chiar daca gradul de similaritate din produse/servicii este mai mic, dar marcile sunt ”foarte” similare, iar marca anterioara prin renumele ei a dobândit un caracter distinctiv deosebit. În evaluarea similaritatii produselor/serviciilor în discutie trebuie avuti în vedere toti factorii relevanti, acestia includ printre altele: natura produselor/serviciilor, consumatorul caruia i se adreseaza, modul lor de folosire, daca se afla în competitie cu alte produse/servicii, daca sunt complementare.

Deoarece marca are ca functie esentiala cea de a garanta consumatorului ca apartine unui anumit producator, poate exista un risc de confuzie în cazul în care consumatorul percepe ca produsele/serviciile provin de la aceeasi sursa (producator/prestator de servicii ) sau ca exista o legatura între producatori/prestatori de servicii. 

Curtea Europeana de Justitie s-a pronuntat în acest caz cu privire  la riscul de confuzie din perspectiva similaritatii fonetice.  Astfel, Curtea a statuat ca similaritatea fonetica dintre marci poate  creea un risc de confuzie pentru consumator.  Pentru a determina caracterul distinctiv al unei marci se apreciaza  în mod global capacitatea mai mare sau mai mica a marcii de a fi  identificata sub produse/servicii sub care se comercializeaza.Deasemenea evaluarea trebuie facuta tinând cont de toti factorii  relevanti, în particular, de caracterul intrinsec al marcii.  S-a apreciat ca nivelul unui consumator mediu variaza în functie  de categoria de produse/servicii aflate în discutie, iar  consumatorul mediu se presupune a fi în mod ”rezonabil” bine  informat, cu spirit de observatie si circumspect dar, se stie ca  adesea el detine în mintea sa imaginea imperfecta asupra marcii. 

În acest caz, Curtea Suprema de Justitie s-a pronuntat asupra  riscului de confuzie si a riscului de asociere dintre marci .  Astfel Curtea a apreciat ca chiar daca exista o identitate de  produse/servicii, un caracter distinctiv recunoscut al marcii opuse  dat de renumele acesteia, precum si posibilitatea asocierii,  confuzia nu trebuie prezumata ci analizata, având în vedere toti  factorii relevanti.  Riscul de confuzie trebuie sa fie analizat si acesta trebuie sa fie  constatat, în mod obiect, ca exista.  În acceptiunea Curtii riscul de asociere, in stricto senso nu  implica prezenta riscului de confuzie.  3.4 PERIOADA COOLING OFF  În cazul în care OHIM considera ca opozitia a fost facuta (a  îndeplinit conditiile formale), notifica solicitantul opozitia formulata  si îl invita sa depuna argumentele sale într-un termen acordat;  OHIM atentioneaza ca procedura va fi deschisa oficial la doua luni  dupa notificarea opozitiei, asta neînsemnând ca solicitantul este  obligat sa trimita punctul sau de vedere în aceste 2 luni.Aceasta perioada denumita si ”cooling-off period” este data de  legislatia comunitara pentru a permite partilor o rezolvare mai  rapida a conflictului (cale amiabila) fara a se începe procedura  care presupune o durata mai mare de timp plina de comunicari,  notificari multiple.  Deasemenea procedura comunitara de opozitie da posibilitatea  partilor sa suspende procedura dar numai daca exista acordul  ambelor parti.

În cazul în care pentru o singura cerere de marca comunitara au  fost depuse mai multe opozitii, OSIM poate alege o procedura  unica pentru toate opozitiile sau poate sa decida separarea  acestora.  Daca din analiza uneia din opozitii rezulta ca marca în urma  examinarii va fi respinsa, OHIM poate suspenda celelalte opozitii  si desigur îi va înstiinta pe toti oponentii cu privire la deciziile  relvante luate cu privire la cererea de înregistrare a marcii  comunitare ce face obiectul opozitiilor multiple.  Daca într-adevar marca va fi respinsa iar aceasta decizie de  respingere, data în urma examinarii uniea dintre opozitii, a ramas  definitiva, celelalte opozitii sunt considerate a fi încheiate si se vor  rambursa 50% din taxele legale platite de acesti deponenti.

În procedura de opozitie se poate opune o marca notorie în  România identica/similara cu marca examinata, pentru  produse/servicii identice/similare, inclusiv cu conditia ca folosirea  marcii opuse sa indice o legatura între aceasta si titularul marcii  examinate, iar aceasta folosire sa creeze riscul producerii de  daune titularului marcii opuse.  Art.6 lit.d) din Legea nr.84/1998 precizeaza ca marca opusa sa fie  notorie în România la data cererii marcii examinate.Examinarea notorietatii marcii opuse se face potrivit unor criterii,  cum ar fi: gradul de distinctivitate initiala sau dobândita al marcii  notorii în România, durata si întinderea utilizarii în România a  marcii notorii în legatura cu produsele/serviciile pentru care o  marca se solicita a fi înregistrata, durata si întinderea publicitatii  marcii notorii, aria geografica de utilizare a acestei marci în  România, gradul de cunoastere a marcii notorii pe piata  româneasca de catre segmentul de public, existenta unor marci  identice/similare pentru produse/servicii identice/similare  apartinând altei persoane decât cea care pretinde ca marca sa  este notorie.