Practica instanțelor judecatorești în materia conflictelor dintre marcă și nume de domeniu a reușit să interpreteze și să ofere cateva direcții timide cu privire la natura juridică a drepturilor conferite de numele de domeniu (față de drepturile conferite de marcă), fară însă a transa ceea ce este evident cu privire la natura acestuia: numele de domeniu nu conferă un drept de proprietate industrială.
Numele de domeniu este o adresă de Internet sub forma unei secvențe de caractere alfanumerice, alcătuită din mai multe domenii, separate între ele prin puncte (www.numededomeniu.com sau www.numedomeniu.ro ). Definiția numelui de domeniu este dată de Organizația Mondiala a Proprietății Intelectuale (WIPO) „forme ușor de reținut de adrese de Internet și care sunt folosite în mod uzual în scopul găsirii de site-uri web”.
Pe Internet fiecare nume de domeniu este unic, iar principiul utilizat este “primul venit, primul servit“. Înregistrarea unui nume de domeniu nu conferă un drept de proprietate sau un drept legal exclusiv similar drepturilor de proprietate intelectuală, ci un simplu drept de folosință asupra denumirii respective. Contractul de înregistrare care se încheie între solicitant și RNC (RNC este autoritatea de reglementare a domeniilor Internet din România – Rețeaua Națională de Calculatoare) nu constituie un contract de vânzare-cumpărare, ci un contract cu titlu oneros nenumit. Dreptul de folosință se exercită în general prin crearea unui site Internet asociat numelui de domeniu respectiv. Procesarea cererilor se face automat, domeniul devenind activ după efectuarea plății. Prin completarea cererii, se garantează folosirea legală a domeniului.
Pe această pagină deținătorul poate publica diferite informații, poate face prezentări, oferte, publicitate sau operațiuni comerciale. În acest sens, noțiunea de domeniu este definită în Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic ca fiind „o zonă dintr-un sistem informatic, deținută ca atare de o persoană fizică sau juridică ori de un grup de persoane fizice sau juridice în scopul prelucrării, stocării ori transferului de date”. De remarcat este faptul că numele de domeniu nu se înregistrează pentru o listă anume de produse sau servicii ci poate fi folosit de titular cum dorește (pagina postată poate fi schimbată de nenumarate ori).
În art. 1 alin. 2 din Convenția de Paris se prevede expres faptul că “Protecția proprietății industriale are ca obiect brevetele de invenție, modelele de utilitate, desenele și modelele industriale, mărcile de fabrică sau de comerț, mărcile de serviciu, numele comercial și indicațiile de proveniență sau denumirile de origine, precum și reprimarea concurenței neloiale.” Așadar numele de domeniu nu face obiectul proprietății industriale.
În timp ce o marcă reprezintă un adevărat drept de proprietate industrială ce conferă titularului acesteia exclusivitate și implicit prerogativă de a interzice terților folosirea unor semne identice sau similare, numele de domeniu conferă utilizatorului său un drept de folosință, fară a fi însă investit cu forța de a fi un veritabil drept anterior.
În sprijinul acestei afirmații invocăm Regulamentul (CE) NR. 874/2004 al Comisiei din 28 aprilie 2004 de stabilire a normelor de politică publică privind punerea în aplicare și funcțiile domeniului de nivel superior „.eu” și a principiilor de înregistrare. Acest regulament conține normele generale de punere în aplicare a domeniului de nivel superior „.eu”, inclusiv desemnarea unui registru, și stabilește cadrul general de politică în care va funcționa acest registru. Articolul 10 din regulamentul 874/2004, intitulat „Părțile eligibile și numele pe care acestea le pot înregistra”, prevede următoarele:
„(1) Titularii de drepturi anterioare recunoscute sau instituite prin legislația internă și/sau comunitară și organismele publice pot solicita nume de domenii într‑o perioadă de înregistrare pe etape care precede înregistrarea generală a domeniului «.eu».
«Drepturile anterioare» includ, inter alia, mărci înregistrate naționale și comunitare, indicații geografice ale denumirii de origine și, în măsura în care sunt protejate de legislația internă din țările unde sunt deținute: mărci neînregistrate, denumiri comerciale, identificatori de intreprinderi, nume de societăți comerciale, nume de familie și titluri distincte ale unor opere literare și artistice protejate.”
În plus, articolul 21 din Regulamentul nr. 874/2004, intitulat „Înregistrarile speculative sau abuzive”, are următorul cuprins:
„(1) Un nume de domeniu înregistrat este revocat, folosind o procedură extrajudiciară sau judiciară corespunzatoare, în cazul în care numele în cauză este identic sau asemanător pâna la a genera confuzii cu un nume pentru care există un drept recunoscut sau instituit în conformitate cu legislația internă și / sau comunitară, cum ar fi drepturile menționate la articolul 10 alineatul (1) și care:
(a) a fost înregistrat de un titular care nu avea drepturi sau un interes legitim față de nume sau
(b) a fost înregistrat sau este folosit cu rea‑credință.
Așadar tocmai Regulamentul (CE) Nr. 874/2004 de stabilire a normelor de politică publică privind punerea în aplicare și funcțiile domeniului de nivel superior „.eu” este cel care exclude numele de domeniu din sfera drepturilor anterioare și în același timp permite titularului unui drept de proprietate industrială (fie el și ulterior) să solicite revocarea unui nume de domeniu înregistrat sau folosit cu rea-credința.
În schimb, marca este un semn distinctiv servind la diferențierea de către public a produselor și serviciilor unui comerciant de produsele și serviciile altor comercianți, constituind de fapt „o semnatură” a titularului prin care acesta își promovează produsele sau serviciile. Dreptul la marcă este dobândit, în dreptul nostru, prin înregistrarea semnului ales de solicitant la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci ( OSIM ), înregistrare care conferă titularului un drept exclusiv asupra acestuia, drept care este limitat la utilizarea acestui semn în raport cu produsul sau serviciul pe care îl desemnează. Convenția de la Paris pentru protecția proprietății intelectuale din 20 martie 1883 la care România este parte enumeră marca printre obiectele proprietății intelectuale.
Din analiza dispozițiilor art 36 din Legea 84/1998 rezultă că titularului dreptului la marcă i se recunoaște dreptul exclusiv de a interzice terților folosirea unui semn similar sau identic cu cel al mărcii sale pentru produse similare sau identice (deci protecția conferită de marcă este limitată la clasele de produse sau servicii pentru care este înregistrată).
Se poate întâmplă ca o altă persoană decât titularul unei mărci să înregistreze acea marcă la Registrul Român de domenii (RNC) ca nume de domeniu.
Există la ora actuală multe litigii (fie în instanță fie în arbitraj) deoarece prealabil înregistrării numelui de domeniu nu există nici o verificare a denumirii respective din punct de vedere al drepturilor de proprietate intelectuală. În general, se admite ca din cauza dificultăților de a determina cine deține drepturi pentru un nume de domeniu și pentru a stimula afacerile, este rezonabil sistemul actual în care, pentru a înregistra un nume de domeniu, este necesară doar plata unei taxe și înregistrarea într-o bază de date.
În aceste cazuri, practica instanțelor este constantă – dacă se dovedește folosirea numelui de domeniu pentru una dintre clasele pentru care a fost înregistrată anterior marca, se dispune anularea numelui de domeniu sau transferul acestuia către titularul mărcii.
Ce se întamplă însă dacă numele de domeniu este anterior mărcii?
Două spețe recente clarifică natura numelui de domeniu în sensul de a nu reprezenta un drept anterior de proprietate intelectuală.
- 1. Curtea de Apel București, Decizia civila nr. 296A din 21 decembrie 2012
În speță situația specifică constă în faptul că pâratul deține un drept de folosință asupra semnului sau dobândit prin înregistrarea la Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare în Informatică în temeiul Regulamentului pentru înregistrarea de domenii și subdomenii .ro
Acest drept de folosință este dobândit anterior dobândirii de către reclamantă a dreptului său exclusiv asupra mărcii.
Pentru a aprecia în ce măsură dreptul exclusiv conferit de marcă prevalează asupra dreptului de folosință dobandit de catre pârât chiar și în aceste condiții, Curtea de Apel a analizat în detaliu circumstanțele de fapt ale spetei.
“Curtea urmează să rețină că pârâtul a cunoscut despre existența acestei oportunități de afaceri ca urmare a contactelor avute cu societatea reclamantă. Prin urmare, date fiind circumstanțele concrete ale cauzei, Curtea va înlătura aplicabilitatea efectelor principiului prior tempore potior iure în materia drepturilor de proprietate intelectuală și va reține ca dreptul exclusiv al reclamantei prevalează asupra drepturilor de folosință ale paratului. ”
- 1. Tribunalul București, Sentința Civilă 2324 din 18 decembrie 2012
Numele de domeniu „ciao.ro” a fost înregistrat în 2001 și a fost folosit inițial pentru un videochat apoi ca un site de matrimoniale apoi ca un portal de informații. Din 2007 pârâta cumpără numele de domeniu și începe sa îl folosească pentru „revistă on-line de vedete”.
Reclamatul este titularul a mai multe mărci „Ciao!” înregistrate din 2004 pentru clasa de reviste, publicitate, telecomunicații și activități culturale folosind încă de la început marca pentru o revistă (print) despre viața vedetelor și pentru emisiuni TV având același subiect.
Instanța a reținut următoarele:
„Având în vedere principiul specialității mărcii, folosirea site-ului în scop de videochat sau site matrimonial ori pentru promovarea altor activități nu ar fi intrat în coliziune cu marca însă faptul că ulterior înregistrării mărcii reclamantei se schimbă profilul site-ului, acesta devenind identic cu cel protejat prin înregistrarea mărcilor Ciao! Încalcă în mod evident drepturile reclamantei.
Singura explicație plauzibilă a folosirii numelui de domeniu de către pârât pentru revista despre vedete constă în faptul că aceasta urmarește să folosească marca reclamantei pentru a beneficia pe nedrept de reputația mărcii amintite.
Având în vedere că numele de domeniu conține exclusiv elemente verbale sau numerice este suficient ca numele de domeniu să reproducă idenic elementul verbal dominant al unei mărci combinate pentru a produce în percepția publicului un risc de confuzie, incluzând și riscul de asociere al mărcii cu numele de domeniu respectiv.
În acest sens, art 36 din legea 84/1998 astfel cum a fost modificată conferă societății reclamante un drept exclusiv asupra mărcii „Ciao!” astfel încât este îndreptățită de a cere interzicerea folosirii numelui de domeniu ciao.ro pentru produse și servicii similare.
Legătura de cauzalitate între faptă și prejudiciu reiese cu prisosință, schimbarea cu rea credința a profilului site-ului pâratei fiind de natură să provoace reclamantei pierderi de natură patrimonială dar și morală referitoare la bunul renume și reputație.
Având în vedere aceste considerente, tribunalul reținând intemeiate dispozițiile art. 36 alin. 1 din leagea 84/1998 raportat la art. 998-999 ac.civ., va admite cererea și canstatând ca pârata a încalcat dreptul reclamantei de folosire exclusivă a mărcii „Ciao”, va obliga pârata la încetarea imediată a folosirii neautorizate a măcilor „Ciao” pentru clasele 16, 35, 38, 41 din clasificarea de la Nisa și totodată la transferarea numelui de domeniu „ciao.ro” către reclamantă.
Avocat Elena Grecu
