Procedura opozitiei in dreptul national si dreptul comunitar

Protejarea marcilor inregistrate se realizeaza in mod diferit in sistemul român si sistemul comunitar.

Procedura de înregistrare pe cale nationala a unei marci parcurge urmatoarele etape: depunerea cererii, examinarea formala, examinarea de fond, publicarea marcii, depunerea opozitiei, notificarea opozitiei catre solicitant, eventuala corespondenta purtata cu partile, examinarea opozitiei, decizia Comisiei, comunicarea deciziei, (contestatia formulata-tribunal), înregistrarea marcii / respingerea marcii .Art.23 al Legii nr.84/1998 privind marcile si indicatiile geografice stipuleaza ca: „în termen de 3 luni de la data publicarii marcii, titularul unei marci anterioare sau al unei marci notorii, precum si titularul unui drept anterior cu privire la imaginea sau numele patronimic, la o indicatie geografica protejata, un desen sau model industrial protejat sau un drept de autor, precum si orice alta persoana interesata poate face opozitie la OSIM cu privire la marca publicata; opozitiile trebuie”.

Prin urmare, legea româna defineste opozitia drept un mijloc administrativ (cale de atac ”administrativa”) acordat tertilor (persoane interesate), în momentul publicarii marcii (dar fara a se depasi termenul legal de 3 luni), carora li se da posibilitatea de a opune drepturi anterior dobândite daca apreciaza ca se aduce o atingere a drepturilor personale prin înregistrarea marcii publicate.Astfel, legea marcilor si indicatiilor geografice permite persoanelor interesate ca in termen de 3 luni de la data publicarii unei marci sa se poata opune motivat la inregistrarea respectivei marci. Persoana interesata este in conceptia legii 84/1998 atat titularul unei marci inregistrate anterior dar si orice persoana care considera ca ii este incalcat dreptul la imagine sau numele patronimic, detinatorii dreptului de utilizare a unor indicatii geografice protejate in Romania, titularii certificatelor de inregistrare a desenelor sau modelelor industriale, autorii creatiilor artistice sau literare si de asemenea, titularii oricaror altor drepturi anterioare de proprietate industriala care considera ca prin inregistrarea marcii li se incalca drepturi anterior dobandite.

Opozitia trebuie sa fie formulata în scris si cu plata taxei prevazute de lege.

Oficiul de Stat pentru inventii si Marci va notifica solicitantului opozitia formulata, solicitantul beneficiind de un termen de 3 luni de la comunicare pentru a-si prezenta punctul de vedere cu privire la opozitie.

Opozitia se va solutiona de catre o comisie de examinare opozitii din cadrul departamentului marci al Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, formata din trei specialisti, dintre care unul este examinatorul care a intocmit raportul de examinare al marcii.

Reaua credinta la inregistrarea unei marci poate fi invocata doar in cadrul procedurilor in instanta, comisia de examinare opozitii neavand competente in acest sens. Ca o exceptie de la aceasta regula, comisia de examinare opozitii este competenta sa solutioneze opozitiile formulate de titularul unei marci cand inregistrarea marcii este ceruta de mandatarul titularului marcii in nume propriu si fara consimtamantul titularului.

Decizia comisiei de examinare opozitii poate fi contestata in termen de 3 luni de la comunicare. Deciziile ramase definitive care modifica intinderea protectiei cum ar fi respimgerea marcii la inregistrare sau limitarea listei de produse sau servicii se va publica in Buletinul Oficial de Proprietate industriala.

Art.42 din Regulamentul (CE) nr.40/94 al Consiliului din 20.12.1993 privind marca comunitara de comert dispune ca: „Se poate formula o opozitie la înregistrarea marcii în termen de trei luni de la publicarea cererii de marca comunitara, pe motivul ca marcii ar trebui sa i se refuze înregistrarea în temeiul art.8:(a) în cazurile prevazute în art.8 alin. (1) si (5), de catre titularii marcilor anterioare mentionati în art. 8 alin. (2), precum si de catre licentiatii abilitati de catre titularii acestor marci;

(b) în cazurile prevazute în art.8 alin. ( 3 ), de catre titularii de marci mentionati în prezenta dispozitie;

(c) în cazurile prevazute în art.8 alin. ( 4 ), de catre titularii marcilor sau semnelor anterioare mentionati în aceasta dispozitie, precum si de persoanele autorizate, în temeiul dreptului national aplicabil, sa exercite aceste drepturi.

Opozitia trebuie formulata în scris si trebuie motivata. Nu se considera ca formulata decât dupa achitarea taxei de contestare. Pâna la un termen acordat de Birou, opozantul poate prezenta fapte, probe si observatii.”În principal, aceste doua sisteme sunt similare, dar exista anumite particularitati ale sistemului comunitar.

În momentul aderarii Românie la UE ( 1 ianuarie 2007?), în ceea ce priveste procedura de opozitie, se vor creea urmatoarele situatii:

  • în România la OSIM, orice persoana interesata va putea depune o opozitie invocând ca drept anterior si o marca comunitara (bineînteles cu respectarea prevederilor art.23 din Legea nr.84/1998 atâta timp cât acesta va fi actul normativ în vigoare la acea data);
  • la Alicante ( Spania) , la OHIM, persoane fizice / juridice din România (dar, doar prin mandatari autorizati- recunoscuti de OHIM, pot depune opozitii invocând ca drept anterior o marca nationala Important de retinut este faptul ca opozitia formulata împotriva unei marci comunitare nu va putea fi depusa la OSIM (acesta nefiind abilitat de a examina astfel de opozitii) ci doar la OHIM in Alicante, Spania.

Legislatia comunitara prevede urmatorii pasi specifici procedurii de înregistrare care sunt stabiliti în cadrul sistemului de înregistrare a marcii comunitare: depunerea cererii, examinarea formala si din punct de vedere al motivelor absolute de refuz, publicarea cererii, depunerea opozitiei si/sau formularea observatiilor, examinarea formala a opozitiei, notificarea opozitiei catre solicitant, cooling-off period, începerea procedurii de examinare a opozitiei, examinarea de fond a opozitiei, decizia Comisiei, comunicarea deciziei catre parti,  (contestatia).Temeiul juridic în baza caruia se desfasoara procedura de opozitie la OSIM se regaseste în prevederile art.5 (motive absolute de refuz), art.6 (motive relative de refuz), art.20 (invocarea notorietatii) si art.23, 24 si 25 (procedura de opozitie), precum si în dispozitiile Regulii 15 (drepturi anterioare opozabile), Regulii 16 (dovezi necesare pentru demonstrarea notorietatii) si Regula 19 (aspecte speciale instituite pentru desfasurarea procedurii de opozitie).

Ca si în cazul în care se invoca ca drept anterior opozabil o marca nationala, în cazul în care se invoca o marca comunitara este necesar ca opozitia sa respecte termenul legal de depunere (3 luni de la publicarea marcii examinate în BOPI- Sectiunea Marci), dreptul opus (marca comunitara) sa fie anterior (sa aiba ca data de începere a protectiei o data anterioara datei depozitului national reglementar al marcii examinate), sa existe o identitate /similaritate între marcile aflate în discutie, sa existe o identitate /similaritate între produsele/serviciile sub care se comercializeaza marcile, sa existe posibilitatea evidentierii unui risc de confuzie si/sau unui risc de asociere, iar în cazul în care se invoca notorietatea marcii opuse este necesar sa se depuna documente care sa ateste legatura dintre marca examinata si oponent si faptul ca folosirea acestei marci este de natura sa evidentieze un risc de producere de daune oponentului.

Daca se formuleaza o opozitie împotriva unei marci comunitare, Regulamentul (CE) nr.40/94, în art.42 (opozitia) si art.43 (examinarea opozitiei) instituie procedura de opozitie în sistemul marcii comunitare, în Titul II- Procedura de opozitie si dovadafolosirii (Regulile 15-22) din Commision Regulation (EC) nr.2869/95 prevede reglementari referitoare la continutul unei opozitii, la faptele, documentele si argumentele prezentate în sustinerea unei opozitii, la limba folosita si procedura de opozitie, la respingerea unei cereri de opozitie ca neadmisibila, la începerea procedurii de opozitie, la examinarea procedurii, la situatia multiplelor opozitii si la dovada folosirii dreptului anterior opus.

Este de mentionat de asemenea ca OHIM a elaborat un ”Ghid referitor la procedurile desfasurate la OHIM”, partea C a acestui ghid referindu-se la ”Procedura opozitiei” continând 4 capitole principale, respectiv :

Cap 1- Reguli generale folosite în procedura de opozitie,

Cap.2- Admisibilitatea opozitiei,

Cap.3- Examinarea opozitiei si

Cap.4- Situatii speciale întâlnite în procedura.

Acest ghid prezinta si scrisorile (notificarile) ce vor trebui elaborate de examinatorii OHIM la procedura de opozitie. Spre deosebire de procedura prevazuta de legislatia româna, Regula 18 (Respingerea cererii de opozitie ca inadmisibila ) prezinta anumite avantaje în desfasurarea opozitiei dorind ca aceasta sa fie facuta în limitele ”bunului simt” si într-un mod serios fara a reprezenta o ”sicana” facuta de un potential concurent pe piata (deloc întâmplator a ales UE ca denumire a institutiei abilitate cu înregistrarea marcii comunitare denumirea de ”Oficiul pentru armonizarea în Piata Interna”, UE este în fapt o mare piata, iar drepturile dobândite pentru înregistrare se apara ”în piata” prin folosire – cu alte cuvinte ”piata sa vorbeasca” ).

Este adevarat ca si Legea nr.84/1998 prevede ca daca taxele pentru examinarea opozitiei nu au fost achitate (o data cu depunerea opozitiei), se considera ca opozitia nu a fost depusa. În cazul legislatiei comunitare se prevede ca daca taxele pentru examinarea opozitiei nu au fost platite în perioada de opozitie, opozitia va fi considerata ca nu a fost depusa, iar daca taxele au fost achitate ulterior termenului legal pentru depunerea opozitiei, aceste taxe vor fi returnate oponentului.

În practica OSIM s-a instituit drept cutuma faptul ca: în cazul în care o opozitie desi depusa în termenul legal prevazut nu este însotita de taxa de examinare achitata în momentul depunerii, în cazul în care oponentul face dovada depunerii taxei de opozitie în termenul legal de formulare a opozitiei ”3 luni” , se considera ca opozitia a fost depusa la data dovezii achitarii taxei de examinare a opozitiei.

Deasemenea OHIM poate notifica oponentul în vederea depunerii completarilor necesare (dispozitie regasita si în Regula 19 pct. 7 din HG nr.833/1998), deosebirea dintre cele doua sisteme fiind urmatoarea: în timp ce OHIM va respinge ca inadmisibila cererea de opozitie daca în termen de 2 luni oponentul nu remediaza deficientele sesizate, OSIM judeca opozitia pe baza actelor existente la dosar, deci solicitantul este notificat si înstiintat de opozitia formulata, în timp ce în cazul sistemului comunitarsolicitantul cererii are cunostiinta de faptul doar ca s-a formulat o opozitie împotriva cererii sale care a fost respinsa ca inadmisibila.

Prin urmare, în cazul în care se formuleaza a opozitiei cu privire la o marca comunitara se evidentiaza în general aceleasi principii ca cele întâlnite în sistemul român: termen de 3 luni de la publicarea cererii, anterioritatea dreptului opus, utilizarea dreptului invocat si/sau atingerea caracterului distinctiv/reputatiei unei marci anterioare opuse (marca notorie- marca de renume).

3. PARTICULARITATI ALE PROCEDURII DE OPOZITIE DIN SISTEMUL COMUNITAR

Odata cu publicarea opozitiei, legea ofera persoanelor interesate posibilitatea de a formula o opozitie în termen de 3 luni de la data publicarii. În cazul în care acest termen s-a scurs fara formularea nici unei opozitii, marca va fi înregistrata.Daca s-a formulat o opozitie în termenul legal, OHIM în cazul în care constata ca exista anumite iregularitati legate de cerere (dar în nici un caz iregularitati ca: neplata opozitiei, nedesemnarea marcii împotriva careia se formuleaza opozitia), poate cere remedierea acestora, dar este necesar ca oponentul sa se conformeze într-un termen de maxim 2 luni pentru ca în caz contrar, opozitia va fi respinsa.

Dupa remedierea iregularitatilor sesizate, OHIM va notifica opozitia formulata solicitantului acordându-i-se acestuia o perioada de raspuns. Si în perioada aceasta de desfasurare a procedurii, OHIM poate notifica oponentul în vederea depunerii de documente în sustinerea opozitiei dar cu conditia ca toate actele, dovezile si argumentele prezentate de oponent va fi comunicat solicitantului.

De asemenea observatiile facute de solicitant cu privire la opozitia formulata vor fi comunicate catre oponent, OHIM având dreptul de ”mediator- corespondent” între cele doua parti aflate în litigiu. Daca solicitantul alege ca mod de solutionare al acestui conflict limitarea listei de produse/servicii, aceasta limitare va fi comunicata oponentului care va avea posibilitatea sa fie de acord cu aceasta limitare si prin urmare, sa-si retraga opozitia sau pur si simplu sa considere ca drepturile sale sunt în continuare încalcate si sa doreasca o solutie data de Comisia de examinare a opozitiilor

3.2 DOVADA FOLOSIRII-MIJLOC DE APARARE ACORDAT SOLCITANTULUI

Dovada folosirii dreptului anterior opus este un mijloc de aparare acordat solicitantului, posibilitate prevazuta si de Regula 19 pct.8
din HG nr.833/1998. Dovada folosirii poate fi ceruta în principiu, în orice moment al procedurii dar preferabil odata cu raspunsul la opozitia formulata si nu mai târziu de data închiderii corespondentei între parti (momentul din care Comisia decide sa analizeze opozitia pe baza documentelor existente la dosar). Dovada folosirii poate fi ceruta doar de solicitant si numai atunci când sunt opuse marci înregistrate (comunitar, national, international).Dovada folosirii ca si în cazul legislatiei române este ceruta în cursul unei perioade de 5 ani anterioara datei de publicare a CTM
pentru produse si servicii pentru care marca opusa a fost înregistrata. Raspunsul pe care oponentul îl poate da la aceasta notificare a
solicitantului poate fi:
  • fie depune dovezi care atesta utilizarea marcii opuse doar pentru anumite produse/servicii pentru care a fost înregistrata, opozitia urmând a fi examinata numai în ceea ce priveste aceste produse/servicii;
  • fie depune dovezi care atesta ca din motive întemeiate a fost în imposibilitatea de a utiliza marca, -fie nu depune nici o dovada.
Prin urmare, se pot evidentia pentru oponent doua categorii de sanctiuni:
  • o sanctiune partiala în cazul în care depune dovezi numai pentru anumite produse/servicii – pentru acestea Comisia va examina opozitia, pentru celelalte opozitia va fi considerata respinsa;
  • o sanctiune totala în cazul în care nu depune nici o dovada sau dovezile nu respecta conditiile legale si prin urmare, opozitia va fi considerata respinsa.

3.3 RISCUL DE CONFUZIE SI RISCUL DE ASOCIERE DIN  PUNCT DE VEDERE AL JURISPRUDENTEI CURTII EUROPENE DE JUSTITIE.

În ceea ce priveste examinarea riscului de confuzie precum si a riscului de asociere ce se poate evidentia în cazul unui conflict dintre marci aflate în procedura de opozitie, practica europeana (data fiind multitudinea sistemelor juridice existente în UE – sistemul anglo-saxon, sistemul german si sistemul latin) foloseste jurisprudenta ca „ustensila” în examinarea opozitiilor, jurisprudenta fiind citata în majoritatea deciziilor Comisiei de opozitii.Curtea Europeana de Justitie prin solutiile pe care le-a dat într-un numar de patru cazuri celebre a instituit principii de baza în examinarea riscului de confuzie si a riscului de asociere. Aceste cazuri sunt: C- 251/95/11.11.1997 SABEL BV vs PUMA (denumit si cazul ”Sabel”); C- 39/97/29.09.1998 CANNON KABUSCHIKI KAISHA vs MGM INC (cazul „Cannon”); C- 342/97/22.06.1999 LLOYD CHUHFABRIK MEYER vs KLIJSEN (denumit si cazul „Lloyd”) ; C- 425/98/22.06.2000 MARCA MODE CV vs ADIDAS AG (cazul „Marca Mode”).

3.3.1 CAZUL ”SABEL”

Acest caz a avut ca parti: compania daneza SABEL BV si firma germana PUMA AG cu privire la înregistrarea marcii internationale 540894 cu desemnare si în Germania pentru clasele de produse 14,18,25 si 26, Compania PUMA opunându-se la aceasta înregistrare în baza unei marci figurative anterioare înregistrate pentru clasa de produse 18. Acest caz este un caz de referinta deoarece Curtea Europeana de Justitie s-a pronuntat si a instituit principii care stau la baza examinarii riscului de confuzie între marci aflate în conflict.Prin urmare, Curtea apreciaza ca riscul de confuzie trebuie apreciat global, tinând cont de toti factorii relevanti în examinarea circumstantelor cazului. Aprecierea similaritatii vizuale, fonetice si semantice a marcilor aflate în conflict trebuie sa se bazeze pe impresia generala oferita de aceste marci, ramasa în mintea consumatorului, iar în particular, pe elementele distinctive si dominante.

Curtea interpreteaza urmatoarea sintagma din art.4 (1) (b) din Regulamentul CE 40/94 (Directiva): ”daca exista un risc de confuzie pentru o parte din public” în sensul ca perceptia marcilor în mintea consumatorului mediu joaca un rol decisiv în aprecierea globala a riscului de confuzie; consumatorul mediu percepe marca în mod normal în ansamblul ei, ca un întreg, fara a analiza variatele detalii ale acestora.

Deasemenea Curtea apreciaza ca, cu cât este mai distinctiva marca anterioara cu atât mai mare este riscul de confuzie. Iata de ce nu este imposibil chiar ca similaritatea conceptuala rezultata din faptul ca doua marci care folosesc imagini continând analogii semantice sa creeze un risc de confuzie daca marca anterioara are un caracter distinctiv sau când aceasta se bucura de un renume în rândul consumatorilor; însa, nu este cazul atunci când marca anterioara nu este în mod special cunoscuta de consumatori sau este constituita din elemente cu un grad mic de continut imaginativ (nu sugereaza nimic din punct de vedere conceptual). 

3.3.2 CAZUL „CANON”

Atunci când cazul „Cannon” aflat pe rolul Curtii Europene de Justitie, aceasta s-a pronuntat în sedinta din 29.09.1998, caz ce a avut ca parti firma CANON KABUAHIKI KAISHA din Japonia si compania americana METRO-GOLDWYN -MAYER INC. si ca obiect cererea facuta de MGM depusa în Germania în 1986 pentru marca verbala CANON pentru urmatoarele produse si servicii: „filme înregistrate pe casete video, producerea , distribuirea si proiectia de filme pentru cinema si TV”. CANON KABUSHIKI KAISHA a depus o opozitie la Oficiul German în baza marcii anterioare CANNON înregistrata în Germania pentru „camere de filmat si proiectare, dispozitive pentru filmat si înregistrare TV, dispozitive pentru retransmiterea TV, dispozitive pentru receptare si reproducere TV, incluzînd casete si discuri”.

În aprecierea Curtii Europene de Justitie în acest caz riscul de confuzie s-a instituit ca trebuie analizat prin evaluarea globala a interdependentei dintre factorii relevanti si similaritatea dintre marci si dintre produsele/serviciile comercializate sub aceste marci. Prin urmare, un grad mai mic de similaritate dintre produse/servicii poate fi compensat de un grad mai mare de similaritate dintre marci si vice versa.Totusi cu cât marca anterioara este mai distinctiva cu atât gradul de confuzie este mai mare, înregistrarea unei marci poate fi respinsa chiar daca gradul de similaritate din produse/servicii este mai mic, dar marcile sunt ”foarte” similare, iar marca anterioara prin renumele ei a dobândit un caracter distinctiv deosebit. În evaluarea similaritatii produselor/serviciilor în discutie trebuie avuti în vedere toti factorii relevanti, acestia includ printre altele: natura produselor/serviciilor, consumatorul caruia i se adreseaza, modul lor de folosire, daca se afla în competitie cu alte produse/servicii, daca sunt complementare.

Deoarece marca are ca functie esentiala cea de a garanta consumatorului ca apartine unui anumit producator, poate exista un risc de confuzie în cazul în care consumatorul percepe ca produsele/serviciile provin de la aceeasi sursa (producator/prestator de servicii ) sau ca exista o legatura între producatori/prestatori de servicii. 

3.3.3 CAZUL „LLOYD”

Curtea Europeana de Justitie s-a pronuntat în acest caz cu privire  la riscul de confuzie din perspectiva similaritatii fonetice.  Astfel, Curtea a statuat ca similaritatea fonetica dintre marci poate  creea un risc de confuzie pentru consumator.  Pentru a determina caracterul distinctiv al unei marci se apreciaza  în mod global capacitatea mai mare sau mai mica a marcii de a fi  identificata sub produse/servicii sub care se comercializeaza.Deasemenea evaluarea trebuie facuta tinând cont de toti factorii  relevanti, în particular, de caracterul intrinsec al marcii.  S-a apreciat ca nivelul unui consumator mediu variaza în functie  de categoria de produse/servicii aflate în discutie, iar  consumatorul mediu se presupune a fi în mod ”rezonabil” bine  informat, cu spirit de observatie si circumspect dar, se stie ca  adesea el detine în mintea sa imaginea imperfecta asupra marcii. 

3.3.4 CAZUL „MARCA MODE”

În acest caz, Curtea Suprema de Justitie s-a pronuntat asupra  riscului de confuzie si a riscului de asociere dintre marci .  Astfel Curtea a apreciat ca chiar daca exista o identitate de  produse/servicii, un caracter distinctiv recunoscut al marcii opuse  dat de renumele acesteia, precum si posibilitatea asocierii,  confuzia nu trebuie prezumata ci analizata, având în vedere toti  factorii relevanti.  Riscul de confuzie trebuie sa fie analizat si acesta trebuie sa fie  constatat, în mod obiect, ca exista.  În acceptiunea Curtii riscul de asociere, in stricto senso nu  implica prezenta riscului de confuzie.  3.4 PERIOADA COOLING OFF  În cazul în care OHIM considera ca opozitia a fost facuta (a  îndeplinit conditiile formale), notifica solicitantul opozitia formulata  si îl invita sa depuna argumentele sale într-un termen acordat;  OHIM atentioneaza ca procedura va fi deschisa oficial la doua luni  dupa notificarea opozitiei, asta neînsemnând ca solicitantul este  obligat sa trimita punctul sau de vedere în aceste 2 luni.Aceasta perioada denumita si ”cooling-off period” este data de  legislatia comunitara pentru a permite partilor o rezolvare mai  rapida a conflictului (cale amiabila) fara a se începe procedura  care presupune o durata mai mare de timp plina de comunicari,  notificari multiple.  Deasemenea procedura comunitara de opozitie da posibilitatea  partilor sa suspende procedura dar numai daca exista acordul  ambelor parti.

3.5 OPOZITII MULTIPLE ÎN PROCEDURA COMUNITARA

În cazul în care pentru o singura cerere de marca comunitara au  fost depuse mai multe opozitii, OSIM poate alege o procedura  unica pentru toate opozitiile sau poate sa decida separarea  acestora.  Daca din analiza uneia din opozitii rezulta ca marca în urma  examinarii va fi respinsa, OHIM poate suspenda celelalte opozitii  si desigur îi va înstiinta pe toti oponentii cu privire la deciziile  relvante luate cu privire la cererea de înregistrare a marcii  comunitare ce face obiectul opozitiilor multiple.  Daca într-adevar marca va fi respinsa iar aceasta decizie de  respingere, data în urma examinarii uniea dintre opozitii, a ramas  definitiva, celelalte opozitii sunt considerate a fi încheiate si se vor  rambursa 50% din taxele legale platite de acesti deponenti.

4. MARCA NOTORIE INVOCATA ÎN PROCEDURA DE OPOZITIE

4.1 MARCA NOTORIE ÎN LEGISLATIA ROMÂNA.

În procedura de opozitie se poate opune o marca notorie în  România identica/similara cu marca examinata, pentru  produse/servicii identice/similare, inclusiv cu conditia ca folosirea  marcii opuse sa indice o legatura între aceasta si titularul marcii  examinate, iar aceasta folosire sa creeze riscul producerii de  daune titularului marcii opuse.  Art.6 lit.d) din Legea nr.84/1998 precizeaza ca marca opusa sa fie  notorie în România la data cererii marcii examinate.Examinarea notorietatii marcii opuse se face potrivit unor criterii,  cum ar fi: gradul de distinctivitate initiala sau dobândita al marcii  notorii în România, durata si întinderea utilizarii în România a  marcii notorii în legatura cu produsele/serviciile pentru care o  marca se solicita a fi înregistrata, durata si întinderea publicitatii  marcii notorii, aria geografica de utilizare a acestei marci în  România, gradul de cunoastere a marcii notorii pe piata  româneasca de catre segmentul de public, existenta unor marci  identice/similare pentru produse/servicii identice/similare  apartinând altei persoane decât cea care pretinde ca marca sa  este notorie.

De asemenea legislatia româna prevede elementele pe baza  carora se poate stabili segmentul de public vizat în cazul marcii  notorii, si acestea sunt: categoria de consumatori potentiali vizata –  nu pe grupe de consumatori ai unei game generale de  produse/servicii precum si circuitele de distributie ale  produselor/serviciilor.  Ca si în cazul marcii comunitare persoana care pretinde ca marca  sa este notoriu cunoscuta este tinuta sa dovedeasca, prin orice  mijloc de proba cunoasterea larga a marcii pe teritoriul României.

Definirea ”ariei geografice” data de HG nr.833/1998 vine  oarecum în întâmpinarea evenimentului aderarii României la UE  deoarece este prevazuta posibilitatea ca marca sa fie notorie  daca se face dovada utilizarii pe teritorii din imediata vecinatate, în  teritorii vecine în care se vorbeste limba româna, în teritorii  acoperite de aceleasi mass-media (vezi TV prin cablu -CNN,  BBC, RAI 1, ZDF etc.) sau în teritorii vecine în care se  desfasoara relatii comerciale.

4.2 MARCA NOTORIE ÎN LEGISLATIA COMUNITARA

Art.8(2) lit.c) din Regulament prevede ca o marca poate fi opusa  daca la data cererii de marca comunitara, iar daca este cazul, la  data prioritatii invocate în sprijinul cererii de marca comunitara, era  foarte cunoscuta într-un stat membru al Uniunii, în acceptarea art.6  bis din Conventia de la Paris si dat fiind faptul ca în aceasta  prevedere legala se face referire la art.6 bis din Conventia de la  Paris, iata ce prevede aceast articol: „tarile Uniunii se obliga, fie  din oficiu daca legislatia tarii o îngaduie, fie la cererea celui  interesat, sa refuze sau sa invalideze înregistrarea si sa  interzica folosirea unei marci de fabrica sau de comert care  constituie o reproducere, imitatie sau traducere, putând crea  confuzie, a unei marci pe care autoritatea competenta a tarii de  înregistrare sau de folosire o va considera ca este notoriu  cunoscuta ca fiind deja marca unei persoane admise sa  beneficieze de prezenta Conventie si ca fiind folosita pentru  produse identice sau similare. Se va proceda la fel atunci când  partea esentiala a marcii constituie o reproducere a unei astfel  de marci notoriu cunoscute, sau o imitatie putând fi confundata  cu aceasta”  Prin urmare, conditiile pe care trebuie sa le îndeplineasca o  marca notorie pentru a putea fi opozabila sunt:

  • sa fie identica /similara cu marca ulterioara;
  • sa fie binecunoscuta într-un anumit teritoriu (în tara în care sa solicitat protectie);
  • sa protejeze produse/servicii identice/similare;
  • sa existe riscul de confuzie.

În conformitate cu prevederile comunitare marca notorie trebuie  sa fie cunoscuta cel putin într-unul dintre statele membre si este  de remarcat faptul ca, OHIM nu opune aceasta marca ”ex oficio”  ci ea poate fi invocata conform numai în cadrul procedurii de  opozitie, actul de opozitie trebuie însotit, de preferinta, de dovada  notorietatii marcii.  Trebuie precizata ca aceasta notiune de ”marca notorie”  promovata de legislatia comunitara se refera la o marca care nu  beneficiaza de protectie prin înregistrare dar este foarte  cunoscuta în cel putin un stat din cadrul Uniunii.

4.3 MARCA DE RENUME ÎN LEGISLATIA COMUNITARA

Art.8(5) CTMR prevede posibilitatea ca în cazul procedurii de  opozitie sa poata fi opusa o marca anterioara identica sau  asemanatoare destinata a fi aplicata pentru produse/servicii  diferite de cele pentru care a fost depusa cererea de înregistrare  a marcii comunitare, daca marca anterioara opusa este marca  comunitara care are renume în cadrul Uniunii sau daca este marca  anterioara nationala care se bucura de renume în respectivul stat  membru si daca folosirea fara un motiv întemeiat a marcii cerute  spre înregistrare ar aduce profit necuvenit din caracterul distinctiv  sau de renumele marcii anterioare sau daca ar aduce atingere  acestora.

Este de precizat ca invocarea unui astfel de drept trebuie, de  preferinta, însotita, de dovada acestui renume.  Nici Directiva comunitara, nici regulamentul ei de aplicare nu  defineste notiunea de ”renume”. Dar în interpretarea Curtii  Europene de Justitie în cazul „YPLAN”, jurisprudenta a conturat  câteva principii în examinarea unei astfel de notiuni.

Prin urmare, trebuie sa se analizeze în principal, gradul de  recunoastere al marcii, iar aceasta recunoastere sa fie facuta de  catre o parte importanta a consumatorului ”tinta” (consumatorul  caruia i se adreseaza produsele/serviciile sub marca –  consumatorul general/ consumatorul specializat), sa fie cunoscuta  într-un teritoriu cât mai întins pentru care este protejata marca.

Factorii relavanti în examinarea renumelui pot fi considerati, în  particular: partea de piata caruia i se adreseaza marca, intesitatea  folosirii marcii, durata acestei folosiri, extinderea geografica a  utilizarii, marimea investitiilor facute în promovarea marcii.  Un principiu recunoscut de jurisprudenta comunitara este acela ca  cu cât mai mare este renumele marcii cu atât mai usor se poate ”  dilua” protectia marcii si prin aceasta se poate vorbi de un  prejudiciu.

În ceea ce priveste avantajul injust si atingerea adusa acestea  sunt intrinsec legate de caracterul distinctiv si de renumele marcii  opuse.

Avantajul injust poate fi evidentiat prin faptul ca cererea de marca  împotriva careia s-a formulat opozitia ”exploateaza” bunul renume  al marcii comunitare folosindu-se de promovarea/publicitatea  marcii anterioare si de imaginea calitatii oferite de marca  anterioara; dar lucrul cel mai important este ca oponentul este ”  foarte suparat” de imaginea negativa care se creeaza asupra  marcii anterioare de renume.

4.4 DIFERENTE DINTRE CELE TREI CATEGORII ÎNTÂLNITE  ÎN SISTEMUL ROMÂN SI SISTEMUL COMUNITAR (MARCA  NOTORIE-ROMÂNA; MARCA NOTORIE COMUNITARA SI  MARCA DE RENUME COMUNITARA)

În conformitate cu prevederile comunitare marca notorie  comunitara este în principiu, o marca neînregistrata care  protejeaza bunuri/servicii identice/similare, existând un risc de  confuzie cu cererea de marca comunitara împotriva caruia se  opune.

În acceptiunea comunitara, marca de renume este o marca  înregistrata (comunitar, national, international) care protejeaza  produse/servicii diferite si daca se aduce atingere caracterului  distinctiv al acestei marci si/sau se creeaza un avantaj nejust  pentru cererea de marca comunitara împotriva careia se opune.
Spre deosebire de aceste doua notiuni, marca notorie în legislatia  româna este marca anterioara aplicata pe produse/servicii  identice/similare care trebuie sa fie larg cunoscute pe teritoriul  României pentru segmentul de public caruia i se adreseaza  produsele/serviciile la care se refera marca, legea neprecizând în  mod expres daca aceasta marca notorie trebuie sa fie înregistrata  sau nu si deasemenea legislatia noastra nu face diferenta dintre  marca notorie si marca de renume prevazute în legislatia  comunitara.

5. FINALUL PROCEDURII DE OPOZITIE

5.1 SISTEMUL ROMÂN

Opozitia formulata este examinata în conformitate cu prevederile  Legii nr.84/1998 si ale HG nr.833/1998, de catre o Comisie de  examinare formata din trei membrii.

Deciziile pe care le poate lua aceasta Comisie sunt:

  • admiterea în totalitate a opozitiei si respingerea înregistrarii marcii;
  • admiterea partiala a opozitiei si continuarea procedurilor de înregistrare a marcii cu limitarea listei de produse/servicii;
  • respingerea opozitiei:

             – ca nefondata (nu se face dovada dreptului anterior opozabil);

        – ca fiind lipsita de obiect pentru ca solicitantul a renuntat la cererea de marca împotriva careia s-a facut  opozitia.  Decizia Comisiei de examinare a opozitiilor poate fi contestata în  termen de 3 luni de la comunicarea ei, iar contestatia se va judeca  de catre Departamentul Apeluri din cadrul OSIM.

5.2 SISTEMUL COMUNITAR

Daca în urma examinarii opozitiei se constata ca marca nu poate fi  admisa la înregistrare fie în totalitate, fie doar pentru o parte din  produse/servicii, cererea de marca va fi respinsa în totalitate / în  parte.

Daca în urma examinarii opozitiei se constata ca nu exista motive  temenice pentru respingerea cererii de marca comunitara, se  respinge opozitia.

Prin urmare, Decizia se ia în cadrul unei Comisii din cadrul  Departamentului Opozitii din OHIM, ce are în componenta trei  persoane care trebuie sa analizeze în principiu: admisibilitatea  opozitiei, faptele existente si costurile ce intervin în procedura.

Decizia Comisiei poate fi în sensul admiterii totale/partiale sau  respingerii opozitiei. Si aceasta decizie poate fi contestata la  Departamentul Apeluri din cadrul OHIM.

Fata de sistemul românesc, Comisia din cadrul Departamentului  opozitii OHIM se poate pronunta si asupra costurilor ivite pe  parcursul procedurii de opozitie. Conform legislatiei comunitare  este statuat ca partea care ”pirde” este obligata sa plateasca  aceste costuri inclusiv, cele referitoare la transportul si  remunerarea reprezentantului, consilierului juridic sau avocatului  dar numai într-o anumita limita stabilita pentru fiecare cost.
Daca ”fiecare dintre cele doua parti pierde” (cazul admiterii  partiale a opozitiei), Comisia poate decide ca costurile sa fie  suportate de ambele parti .

6. CONCLUZII

6.1. ASEMANARI SI DEOSEBIRI ÎNTRE CELE DOUA  SISTEME

  • sistemul român prevede ca o opozitie se poate formula în  termen de 3 luni de la data publicarii marcii, în timp ce  sistemul comunitar prevede ca o opozitie poate fi formulata  în termen de 3 luni de la data publicarii cererii de marca  comunitara;
  • drepturile anterioare ce pot fi invocate în cazul în care se  face o opozitie la OSIM sunt: marci, desene si modele  industriale, indicatii geografice, drepturi de autor, numele  patronimic, numele comercial; iar drepturile anterioare ce pot  fi invocate în procedura comunitara sunt: marci nationale,  comunitare, internationale, de renume sau notorii, semne  folosite în comert;
  • în ambele situatii opozitia trebuie facuta în scris, naturala si  sub sanctiunea achitarii taxelor legale;
  • deasemenea în ambele sisteme oponentul poate depune  (daca oficiul o cere) precizari referitoare la drepturile  opozabile;
  • în sistemul român, OSIM notifica solicitantului opozitia  formulata, iar în sistemul comunitar se notifica opozitia  numai daca aceasta întruneste conditiile formale prevazute  de lege;
  • solicitantul, în ambele proceduri, poate raspunde si poate  cere dovada folosirii dreptului anterior depus (sanctiunea  nedovedirii – respingerea opozitiei formulate);
  • procedura comunitara prevede perioada de ”cooling-off” –  un termen de 2 luni acordat partilor înaintea începerii  procedurii; aceasta procedura nu este prevazuta de  legislatia româna în vigoare;
  • în ambele sisteme procedura se termina printr-o decizie, iar  refuzul marcii în urma admiterii opozitiei se publica.

6.2 IMPORTANTA PENTRU TITULARII ROMÂNI DE MARCI

Este important de mentionat ca în momentul aderarii, titularii  români de marci desi au posibilitatea de a se opune la  înregistrarea unor marci ulterioare, procedura comunitara, spre  deosebire de procedura româna, nu prevede examinarea din  oficiu a motivelor relative de refuz, prin urmare, pentru a-si apara  drepturile anterior dobândite este necesar sa formuleze o opozitie  depusa la OHIM cu respectarea prevederilor legale comunitare  (drepturile anterioare nu se opun „ex officio”).

7. ASPECTE PRACTICE

7.1.CAZUL „MIZUNO” – OPOZITIE FORMULATA ÎMPOTRIVA  UNEI MARCI NATIONALE ÎN BAZA UNEI MARCI  COMUNITARE ( DIN PRACTICA OSIM)  nr.57330 nr.2428514

În conformitate cu legislatia actuala în vigoare, la înregistrarea  unei marci nationale nu se poate opune o marca comunitara,  decât daca aceasta este notorie pe teritoriul României.

Cazul MIZUNO are ca parti firma MIZUNO CORPORATION din  Japonia si SC NOROC INTERNATIONAL 2002 SRL din  Bucuresti si ca obiect opozitia împotriva marcii MIZUNO cu  element figurativ nr.57330 solicitata la înregistrare pentru clasa de  produse 25.

Firma MIZUNO CO a invocat, în conformitate cu prevederile legii  românesti ca drept anterior opozabil numele sau comercial în  temeiul art.8 din Conventia de la Paris; în sprijinul acestei afirmatii  oponentul pentru a demonstra obiectul sau de activitate a afirmat  ca detine un nrumar de 16 marci comunitare „MIZUNO”, protejate  pe teritoriul UE pentru clasele de produse 18,25 si 28.

Comisia a constatat ca numele comercial invocat ca drept anterior  este identic cu marca examinata si ca s-a facut dovada obiectului  de activitate al oponentului(si prin înregistrarea celor 16 marci  comunitare) pentru produse identice cu cele pentru care marca  examinata a fost înregistrata (clasa 25) si prin urmare, a  considerat opozitia ca fondata si a admis-o dispunând  respingerea înregistrarii marcii MIZUNO nr.57330.

7.2.CAZUL „HEISE” OPOZITIE FORMULATA ÎMPOTRIVA UNEI  MARCI COMUNITARE ÎN BAZA UNEI MARCI COMUNITARE  (DIN PRACTICA OHIM)

Acest caz a avut obiect cererea de marca comunitara „HEISE”  solicitata la înregistrare pentru clasele de produse si servicii 9, 35,  38, 41 si 42 de catre firma VERLAG HEINZ HENE GmbH& Co.  KG.

Dupa publicarea acestei cereri în Buletinul Marcilor Comunitare  nr.16/2002 din 25.02.2002 GIUSEPPE PIRIA din Italia a formulat  o opozitie invocând ca drept anterior marca comunitara EISE  INTERNATIONAL BUSINESS CONTACTS nr.1057785 (clasele  de servicii 35, 38 si 42) si marca comunitara EISE IBC  nr.1056589 (clasele de servicii 35,38 si 42) si având ca temei  legal art.8(1)lit.a) si art.8(1)lit.b) din Regulamentul CE 40/94.  Prin Decizia nr.1271/14.04.2005 Comisia de examinare opozitii a  admis în parte opozitia considerând ca exista o similaritate între  produsele marcii anterioare cu câteva din produsele marcii  examinate si o similaritate vizuala si fonetica între marci ceea ce  evidentiaza un risc de confuzie pentru o parte din consumatorii UE  unde marca opusa este protejata.

7.3.CAZUL „OTAZU” – OPOZITIE FORMULATA ÎMPOTRIVA  UNEI MARCI COMUNITARE ÎN BAZA UNEI MARCI  NATIONALE ANTERIOARE (DIN PRACTICA OHIM)

Partile în acest caz au fost:

  • REMAX KONSULT AB din Suedia în calitate de solicitant al  marcii comunitare OTAZU JEWELS nr.2378917/09.11.2001  pentru clasa de produse 14;
  • RODRIGO OTAZU din Olanda în calitate de titular al marcii  nationale OTAZU nr.673316/20.06.2000 înregistrata pentru  clasele de produse 14, 24 si 25 în sistemul Benelux ;
  • temeiul juridic invocat : art.8(1)lit.a), art.8(1)lit.b) si art.8(5) din  Regulamentul CE 40/94;
  • prin Decizia nr.1115/29.03.2005 Comisia de examinare opozitii a  admis opozitia si a respins înregistrarea marcii comunitare  OTAZU JEWELS nr.2378912 constatând ca ambele marci aflate  în discutie contin cuvântul ”OTAZU” care este si numele  oponentului (un faimos bijutier din Argentina), iar din punct de  vedere vizual si fonetic exista o similaritate, marcile fiind aproape  identice, luând în considerare si faptul ca denumirea ”JEWELS”  (bijuterii) este descriptiva pentru clasa de produse 14”bijuterii”, iar  din punct de vedere conceptual chiar daca consumatorul nu va  recunoaste denumirea OTAZU ca fiind un nume argentinian al unui  designer de bijuterii, acest fapt are o mica importanta; de retinut  este faptul ca denumirea OTAZU este distinctiva pentru bijuterii iar  consumatorii ce se confrunta cu cele doua semne pot crede ca au  aceeasi origine (provin de la aceeasi persoana), iata de unde si  similaritatea conceptuala ce se poate evidentia .

7.4.CAZUL „YAHOO” – OPOZITIE FORMULATA ÎMPOTRIVA  UNEI MARCI COMUNITARE ÎN BAZA UNEI MARCI  INTERNATIONALE (DIN PRACTIVA OHIM)

Dupa publicarea cererii de marca comunitara YAHOO  nr.1620673/20.04.2000 solicitata la înregistrare pentru clasele de  produse 18, 24 si 25 de catre firma DEVELOPMENTS FOR THE  TWENTY FIRST CENTURY din Olanda, firma YAHOO INC. din  SUA a formulat o opozitie invocând un numar de 12 marci  anterioare, printre care si marca internationala YAHOO  nr.663135/03.09.1996 înregistrata pentru produse si servicii din  clasele 9, 16, 35, 38, 41 si 42 cu protectie în AUSTRIA,  FRANTA, GERMANIA, ITALIA , PORTUGALIA si SPANIA.

Termenul juridic invocat de oponent a fost: art.8(1)lit.a), art.8(1)  lit.b) si art.8(2)lit.c) din Regulamentul CE nr.40/94.

Prin Decizia nr.627/25.02.2005 Comisia de examinare opozitii a  admis în parte opozitia formulata si a respins înregistrarea marcii  comunitare pentru produsele: ”textile, cuverturi, textile  necunoscute în alte clase, prosoape” din clasa 24, considerând  ca aceste produse sunt identice cu produsele înregistrate sub  marca comunitara nr.693127, iar în ceea ce priveste celelalte  produse acestea sunt diferite; dar din ceea ce priveste  notorietatea invocata, oponentul nu a depus documente care sa  demonstreze notorietatea, doar doua pagini continând pagina de  internet unde se prezentau diferite produse spre comercializare,  considerate a fi nesuficiente pentru a atesta folosirea; durata  acesteia ori extinderea geografica.

7.5.CAZUL „BETDAQ” – OPOZITIE ÎMPOTRIVA UNEI MARCI  COMUNITARE CU O MARCA NOTORIE (DIN PRACTICA  OHIM)

Partile în acest proces au fost:

  • TROPICAL BREEZE HOLDINGS LTD cu sediul în Insulele  Cayman care a depus cererea de marca comunitara BETDAQ  nr.2003051/14.12.2000 pentru clasele de produse 9, 36 si 41;
  • THE NASDAQ STOCK MARKET INC. din SUA , în calitate de  oponent care a invocat ca temei juridic art.8(1)lit.a), art.8(1) it.b) ,  art.8(4), art.8(5) din Regulamentul CE nr.40/94 si marca notorie  „NASDAQ” în UE pentru produse si servicii din clasele 9, 16, 35,  36, 38 si 42;
  • prin Decizia nr.1163/31.03.2005, Comisia de examinare opozitii  a respins opozitia constatând ca, chiar daca oponentul a  demonstrat notorietatea marcii NASDAQ în UE, nu exista un risc  de confuzie care sa poata fi luat în considerare deoarece marcile  sunt diferite.

7.6.CAZUL „SPA” – OPOZITIE ÎMPOTRIVA UNEI MARCI  COMUNITARE CU O MARCA DE RENUME (DIN PRACTICA  OHIM)

  • la data de 11.03.2002 în Buletinul Marcii Comunitare nr.20/2002  a fost publicata cererea de marca comunitara SPA marine  GERMAINE DE CAPUCINNI nr.2251577, solicitata la înregistrare  de catre firma GERMAINE DE CAPUCINNI din Spania, pentru  clasa de produse 3;
  • la data de de 10.06.2002 firma SPA MONOPOLE din Belgia  formuleaza o opozitie invocând un nrumar de 27 de marci  anterioare, un semn folosit în comert si un nume comercial în  temeiul art.8(1)lit.b), art.8(4), art.8(5) din Regulamentul UE  nr.40/94;
  • prin Decizia nr.1449/28.04.2005, Comisia de examinare opozitii  a admis opozitia formulata si a dispus respingerea cererii marcii  comunitare constatând ca marca anterioara „SPA” se bucura de  un grad mare de recunoastere pe teritoriul Benelux, pentru  produsele „apa minerala si plata” , iar solicitantul foloseste o  marca ce contine în componenta sa marca oponentului, creând  astfel o legatura cu aceasta si cauzând prejudicii caracterului  distinctiv al marcii opuse si al reputatiei acesteia.

7.7.CAZUL „ZARA” – OPOZITIE ÎMPOTRIVA UNEI MARCI  COMUNITARE ÎN BAZA UNUI SEMN FOLOSIT ÎN COMERT  (PRACTICA OHIM)

Parti în conflict:

  • INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA (INDITEX SA) din Spania,  în calitate de solicitant al cererii comunitare ZARA nr.732958  pentru clasele de produse 1,2,4, 6-8, 10-13, 15, 17, 19-23, 26-  27, 29-36, 38 si 41;
  • IZARRA DISTILLERIE DE LA COTE BASQUE SA din Franta în  calitate de oponent si titular al marcii IZARRA nr.1324721  înregistrata în Franta, al marcii IZARRA nr.141336 înregistrata pe  cale internationala si al semnului anterior IZARRA- DISTILLERIE  DE LA COTE BASQUE SA folosit în comert în Franta;
  • temei juridic invocat art.8(1)lit.a), art.8(1)lit.b) si art.8(4) din  Regulamentul CE nr.40/94;
  • prin Decizia nr.1105/24.03.2005, Comisia de examinare opozitii  a respins opozitia constatând ca nu s-a demonstrat folosirea  numelui comercial desi din documentele depuse s-a luat în  considerare un extras din Registrul Comertului din Franta.

Lasă un comentariu